ある特許出願の出願及び出願経過に関わるすべての人には、特許性に影響を及ぼす情報をUSPTOに開示する義務があります(37CFR1.56)。CIP出願の場合にも、基礎出願日とCIP出願日との間に公知になった情報を開示する義務があります(37CFR1.56(e))。
情報開示陳述書(IDS)とは、その義務の一環としてUSPTOへ提出する書類の1つです。IDSは、Information Disclosure Statementの略です。
対象となる情報
(a)その人が知っている情報、かつ(b)その出願の特許性に影響を及ぼす情報、が対象となります(37CFR1.56(a))。例えば、37CFR1.56(a)では、同発明の外国出願についての外国特許庁によるサーチレポートにおける引用文献などに気をつけるように述べられています。
その出願についてまだ記録されていないものが対象になります(37CFR1.56(b))。つまり、1度だけ提出すればよいです。
また、情報開示陳述書(IDS)の提出時点で残っているいずれの請求項(クレーム)に対しても、その特許性に影響を及ぼさない情報は、開示する必要がありません(37CFR1.56(a))。
情報開示陳述書(IDS)で提出すべき物件は、概ね以下のとおり(37CFR1.98)。
- (a)特許、公報、出願などといった物件のリスト
- (b)各外国特許、各公報(あるいはその内の関連部分)、係属中の未公開米国出願またはその内の関連部分など
- (c)非英語物件についての関連性についての簡潔な説明、非英語物件について手元にある英語訳文
- (d)リストに載った物件のコピー
義務がある者
「誰」が知っている情報かについては、(a)各発明者、(b)代理人、(c)発明者、譲渡人等とともに実質的に出願に関わったすべての者、となっています(37CFR1.56(c))。したがって、発明者に限らずこれらの人のいずれかが知っているものが対象となります。
情報開示陳述書(IDS)を提出可能な時期
情報開示陳述書(IDS)の提出可能時期は、37CFR1.97(b)-(e)に規定されており、issue feeの納付までは提出が可能です。ただし、同発明の外国出願に対する引用文献は3ヶ月以内に提出する必要があります(37CFR1.97(e))。
注意事項
実務上問題となるのが、「特許性に影響を及ぼす」か否かすなわちある物件を提出するか否かの判断と、提出可能時期の末期での処理です。
私見としては、安全性を考えると、少しでも提出するか否かを迷った場合には情報開示陳述書(IDS)を提出したほうがよいと思います。勿論、この点については、いろいろな意見がありますので、最終的には出願人などが決定すべきです。また、提出可能時期の末期は、迅速に提出処理を行わないと、情報開示陳述書(IDS)を提出できなくなる可能性がありますので、注意が必要です。
米国では、ディスカバリー制度に基づき、出願経過書類等は、原則、訴訟相手側により閲覧可能となります。このため、それらの書類により、「悪意」で情報開示陳述書(IDS)の提出義務を怠ったことが認められると、権利行使ができなくなります。したがって、権利行使を視野に入れると、この義務は誠実に履行すべきだと思います。
情報開示陳述書(IDS)の関連規定
・・・37CFR1.56,1.97,1.98 (PDF:29KB)
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(May14-Sep12,2005-Jun03,2006 Revised)